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利富公司與鱷魚恤公司侵害商標專用權糾紛案(涉外定牌加工)
作者:管理員    發布于:2017-09-13 15:46:36    文字:【】【】【

廣東省高級人民法院

民 事 判 決 書

 

(2011)粵高法民三終字第467

上訴人(原審被告):臺山利富服裝有限公司。住所地:廣東省臺山市水步鎮中山工業區。

法定代表人:黃乃舜,該公司董事長。

委托代理人:矯鴻彬,北京市金杜律師事務所律師。

委托代理人:劉軍,北京市金杜(廣州)律師事務所律師。

被上訴人(原審原告):鱷魚恤有限公司。住所地:香港特別行政區九龍長沙灣道680號麗新商業中心11樓。

法定代表人:林建名,該公司主席兼行政總裁。

委托代理人:于福利,北京市國匯律師事務所律師。

上訴人臺山利富服裝有限公司(以下簡稱利富公司與鱷魚恤公司侵害商標專用權糾紛案)因與被上訴人鱷魚恤有限公司(以下簡稱)侵害商標專用權糾紛一案,不服廣東省珠海市中級人民法院(2011)珠中法知民初字第1號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理。本案現已審理終結。

原審法院審理查明:鱷魚恤公司是我國第246898號“CROCODILE”商標注冊人,該商標核定使用商品為第25類(包括襯衫;褲子;汗衫及其它衣服等商品),注冊有效期限自1996330日至2006329日止,后經核準續展注冊有效期自2006330日至2016329日(見附圖一)。上述商標已由鱷魚恤公司向我國海關總署申請知識產權海關保護備案(備案號:T200915845)。

2010818日,利富公司通過拱北海關隸屬九洲海關申報出口男裝襯衫1996件(目的地:日本),總價18540.3美元。在報關過程中,拱北海關經查驗,認為該批貨物涉嫌侵害鱷魚恤公司在海關總署備案的“CROCODILE”商標專用權(備案號:T2009-15845)。根據鱷魚恤公司申請,拱北海關于2010827日作出拱關知字[2010]031號《扣留侵權嫌疑貨物通知書》,對利富公司申報出口的上述帶有“Crocodile”標識的男裝襯衫1996件予以扣留。20101022日,拱北海關作出拱關知字[2010]031號《認定進出口貨物知識產權狀況通知書》,稱已完成對上述貨物侵權狀況調查,調查結果是不能認定上述貨物是否侵害了鱷魚恤公司在海關總署備案的“CROCODILE”商標專用權。20101122日,拱北海關作出拱關知字[2010]031號《解除扣留通知書》,解除了對上述貨物的扣留。

20101223日,鱷魚恤公司向廣東省珠海市中級人民法院提起訴訟,請求判令利富公司:1、立即停止侵害鱷魚恤公司商標權的行為;2、賠償鱷魚恤公司侵權損失50萬元;3、承擔本案訴訟費用。

原審法院經比對,利富公司申報出口的上述男裝襯衫上帶有“Crocodile +鱷魚圖形”組合商標(見附圖二,以下簡稱被訴侵權商標),其中文字部分“Crocodile”與鱷魚恤公司主張的“CROCODILE”商標相同,主要區別在于部分英文字母的大小寫不同,字體、色彩也存在一定差異。

利富公司向原審法院提交了注冊國為日本國,并經日本國外務省官員簽名蓋章證實、我國駐日本國大使館認證的注冊號為第0571612號、第2465858號《商標注冊證書》兩張,證明被訴侵權商標為日本國Yamato International株式會社(以下簡稱Yamato公司)在日本國注冊的商標。利富公司還辯稱其實施的是定牌加工出口行為,并提交了Yamato公司、Kurabo International株式會社(以下簡稱Kurabo公司)分別出具的相關《情況說明》,稱被訴侵權商品是Kurabo公司按照Yamato公司的授權,委托利富公司加工的服裝產品,全部產品的原料以及輔料由Kurabo公司提供,利富公司按照Yamato公司的訂制要求將加工完成的成品向我國海關報關出口后交付給Kurabo公司,再由Kurabo公司交付給Yamato公司。上述服裝產品最終由Yamato公司在日本進行銷售。但利富公司未提交上述公司之間關于授權生產加工涉案服裝的相關合同或協議等文件。

另查明,利富公司于199284日注冊成立,其經營范圍包括:生產服裝及服裝洗水,產品百分之九十外銷(化纖服裝百分之百外銷)。Yamato公司和Kurabo公司均為依日本國法律在日本設立的公司法人。

原審法院認為,本案為侵害商標專用權糾紛。鱷魚恤公司對其在我國注冊的第246898號“CROCODILE”商標享有注冊商標專用權,該權利仍處于合法有效狀態,依法應受到法律保護。《中華人民共和國商標法》第五十二條第(一)項規定,未經商標注冊人許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的,構成侵害注冊商標專用權。同時,《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條進一步明確,商標法第五十二條第(一)項規定的商標相同,是指被訴侵權的商標與注冊商標相比較,二者在視覺上基本無差別。商標法第五十二條第(一)項規定的商標近似,是指被訴侵權的商標與注冊商標相比較,其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合后的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與注冊商標的商品有特定的聯系。

具體到本案,被訴侵權商標雖為文字圖形組合商標,但其中起顯著識別作用的文字部分“Crocodile”英文與鱷魚恤公司主張的文字商標區別僅為部分英文字母的大小寫不同,而含義完全相同。從整體上看,雖然兩者的字體、色彩存在一定差異,但完全有可能造成相關公眾的混淆或誤認。因此,被訴侵權商標與鱷魚恤公司第246898號“CROCODILE”注冊商標構成近似。此外,被訴侵權商品為襯衫,與鱷魚恤公司第246898號“CROCODILE”注冊商標核定使用的第25類商品中襯衫為同一種商品。利富公司未經鱷魚恤公司許可,在同一種商品上使用了與其注冊商標近似的商標,屬于侵害注冊商標專用權的行為。此外,根據《中華人民共和國商標法》第五十二條第(二)項規定,銷售侵害注冊商標專用權的商品的,屬于侵害注冊商標專用權的行為。因此,利富公司出口被訴侵權商品的行為亦侵害了鱷魚恤公司的注冊商標專用權。

對于利富公司辯稱其行為屬于定牌加工出口行為的主張,原審法院認為,即使利富公司系接受Yamato公司的委托,依照Yamato公司指定在生產的襯衫上使用被訴侵權商標。但基于商標權地域性特征,Yamato公司對被訴侵權商標僅在日本國內享有注冊商標專用權,在中國境內并不享有注冊商標專用權,并且被訴侵權商品的制造地及交付地均在中國境內,在利富公司不能舉證證明其使用被訴侵權商標屬于正當使用的情況下,應當認定利富公司的行為已經侵害了鱷魚恤公司在中國境內對“CROCODILE”商標享有的專用權,依法應承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。利富公司關于其接受Yamato公司的委托進行定牌加工并出口的行為并不會使相關公眾對商品來源產生混淆和誤認,不構成商標侵權的抗辯理由,缺乏事實和法律依據,原審法院不予采納。

至于利富公司應承擔的賠償數額,原審法院認為,根據《中華人民共和國商標法》第五十六條規定,侵害商標專用權的賠償數額,為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。侵權人因侵權所得利益,或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予50萬元以下的賠償。本案中,由于鱷魚恤公司未能提供證據證明其實際損失,亦未提交證明利富公司非法獲利數額的證據,法院將綜合考慮鱷魚恤公司注冊商標的知名度、利富公司侵權行為情節(被訴侵權商標為Yamato公司在日本享有專用權的注冊商標、被訴侵權商品申報出口目的地也為日本、鱷魚恤公司也未有證據證明利富公司有在境內銷售等情況)、鱷魚恤公司為制止侵權行為所支出的合理費用等因素酌情確定賠償數額為30萬元。

綜上,原審法院依照《中華人民共和國民法通則》第一百一十八條,《中華人民共和國商標法》第五十二條第(一)項、第(二)項、第五十六條第二款,《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條、第十條、第十六條之規定,判決:一、利富公司立即停止侵害鱷魚恤公司第246898號“CROCODILE”注冊商標專用權的行為。二、利富公司于判決生效后十日內賠償鱷魚恤公司經濟損失30萬元。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。一審案件受理費8800元,由利富公司負擔。

利富公司不服上述一審判決,向本院提出上訴,請求:撤銷一審判決,改判駁回鱷魚恤公司的全部訴訟請求,由鱷魚恤公司承擔本案一、二審全部訴訟費用。理由是:一、被訴侵權商標與鱷魚恤公司商標不構成近似商標。(一)本案的被訴侵權商標是圖文組合商標,由手寫體并斜體英文單詞“Crocodile”和頭朝左的鱷魚圖形組成,商標整體呈現為綠色;而鱷魚恤公司商標是單純的文字商標,僅是由印刷體的英文單詞“CROCODILE”構成,整體呈現為黑色。從視覺上來看,被訴侵權商標與鱷魚恤公司商標在整體外觀上的差別非常明顯,被訴侵權商標的主要部分是圖形,而鱷魚恤公司商標的主要部分是文字。因此,相關公眾以一般的注意力觀察,不會認為二者近似。鱷魚作為自然界中的一種動物,作為商標其本身就缺乏顯著特征,不能被任何人壟斷使用。鱷魚恤公司在中國第25類商品上至今為止未獲得任何鱷魚圖形商標的注冊,因此根本無權就鱷魚圖形商標主張任何權利。從鱷魚商標在中國的使用情況來看,在中國市場上并存著法國鱷魚、新加坡鱷魚、香港鱷魚(即鱷魚恤公司)等幾大“鱷魚”品牌。案外人(法國)拉科斯特股份有限公司在中國第25類商品上注冊了多個鱷魚圖形商標,與鱷魚恤公司的“CROCODILE”商標含義相同,足以表明鱷魚恤公司的“CROCODILE”商標缺乏顯著特征,既然其與鱷魚圖形商標不構成近似,也就不應當與本案的被訴侵權商標構成近似。(二)被訴侵權商標與鱷魚恤公司商標不會引起中國相關公眾的混淆誤認。《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條對認定商標近似的混淆性要素作了規定,最高人民法院在其公布的2010年十大知識產權案件之一,即法國鱷魚訴(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司等侵害商標專用權糾紛一案中進一步明確,侵害注冊商標專用權意義上的商標近似應當是指混淆性近似,即足以造成市場混淆的近似。即使都是鱷魚商標,考慮到主觀意圖和商標使用的歷史現狀等因素,如果不會引起消費者的混淆誤認,依然不構成近似商標。幾個鱷魚商標可以井水不犯河水,在中國的市場上并存。利富公司與日本權利人之間是承攬加工合同關系,利富公司的涉外定牌加工行為主觀上就是為了完成承攬加工合同,而非通過被訴侵權商標造成其與鱷魚恤公司商標在中國市場上相關公眾的混淆誤認。二、利富公司未實施商標侵權行為。(一)利富公司未實施商標法第五十二條第一項規定的“未經許可在相同或類似商品上使用相同或近似商標”的商標侵權行為。利富公司所加工的產品只停留在生產領域未進入流通領域,涉案產品僅僅是“產品”而非“商品”,利富公司在涉案產品上貼附商標的行為僅是以完成承攬加工合同為目的,而非在中國境內區分商品來源,不應視為商標法第五十二條第一項規定的商標法意義上的商標“使用”行為。被訴侵權產品不在中國國內銷售,不會引起中國相關公眾的混淆誤認。根據TRIPS協議第十六條第一款規定,利富公司的行為也不構成商標侵權行為。(二)利富公司未實施商標法第五十二條第二項規定的“銷售侵犯注冊商標專用權商品”的商標侵權行為。鱷魚恤公司在一審中認可利富公司實施的是涉外定牌加工行為,并未主張利富公司實施了商標法第五十二條第二項規定的“銷售”行為,其在庭審中也明確表示其提起訴訟的法律依據是商標法第五十二條第一項。一審法院在權利人未主張的情況下徑行判決利富公司實施了所謂的“銷售”行為,有悖“不告不理”的法律原則。利富公司在一審中提交的證據能夠形成完整的證據鏈,證明利富公司生產被訴侵權產品是為了履行承攬加工合同而非銷售合同,利富公司將加工的產品交給日方權利人屬于交付定作物的行為而非銷售行為。三、一審判決確定的賠償數額不恰當。利富公司未實施任何商標侵權行為,不應當承擔任何侵權責任包括賠償責任。中國作為世界工廠,加工企業不計其數,如果再判定這些企業因涉外定牌加工行為而構成侵權并賠償,則會使加工企業遭受毀滅性的打擊,威脅中國的國家經濟秩序和經濟安全。

鱷魚恤公司答辯認為,原審判決認定事實和適用法律正確,請求依法駁回利富公司的上訴請求。理由是:一、被訴侵權商標與鱷魚恤公司商標構成相近似。評定商標是否近似,要根據音、形、義進行判斷,本案被訴侵權商標與涉案商標的發音相同、含義相同,都屬于第25類,可以判定兩者是相近似商標。二、在中國大陸地區,未經商標權人許可,在同類商品上使用相近似商標就構成侵權。上訴人雖然提供了日本國的商標,但根據巴黎公約規定,其權利只在日本國有效。上訴人提出加工定做行為不構成侵權,這會造成中國司法、行政機關不能在生產環節打假,邏輯不能成立。從事實上看,所有的對外加工都有富余,都會在加工國銷售。三、一審判決確定的賠償數額符合法定賠償的標準,是適當的。

本院經審理查明,原審法院認定的事實屬實,本院予以確認。

另查明,利富公司在一審期間提交了注冊國為日本國,注冊號為第0571612號、第2465858號《商標注冊證書》,同時提交了Yamato公司、Kurabo公司分別出具的相關《情況說明》、Yamato公司出具的《鱷魚商標授權書》、《制作請求書》、《縫制規格書》,以及被訴侵權產品上使用的日文標示的產品吊牌、水洗標等。上述證據表明,Yamato公司系本案被訴侵權商標在日本國的商標權人,Yamato公司自200911日至20101231日期間授權Kurabo公司尋找工廠生產加工帶有被訴侵權商標的男款襯衫,Kurabo公司授權利富公司加工,并提供全部產品原料以及輔料。2010818日,利富公司通過拱北海關隸屬的九洲海關申報出口。上述證據均履行了必要的公證、認證程序,鱷魚恤公司在一審期間對上述證據的真實性、合法性予以認可,但認為Yamato公司的商標與本案不具有關聯性。

還查明,利富公司二審期間向本院提交了一份《委托加工合同》,用以證明Yamato公司、Kurabo公司與利富公司之間自2009年開始就存在涉外定牌加工合同關系。鱷魚恤公司對該份證據不予認可。

本院認為,根據本案事實以及雙方的訴辯主張,本案的焦點問題是:一、利富公司被訴侵權行為的性質;二、被訴侵權商標與鱷魚恤公司請求保護的注冊商標是否近似、利富公司是否侵害鱷魚恤公司注冊商標專用權的問題。

一、關于利富公司被訴侵權行為的性質問題

鱷魚恤公司基于其在中國注冊的第246898號“CROCODILE”商標,主張利富公司生產、出口貼有被訴侵權商標的襯衫的行為構成侵害商標專用權。利富公司則辯稱其行為系涉外定牌加工行為,其與日本國Yamato公司系委托加工關系,利富公司的行為不屬于商標性質的使用行為。本院認為,所謂“涉外定牌加工”,是指國外注冊商標的權利人委托國內生產廠家生產使用該商標的產品,該產品全部銷往國外而不在中國境內銷售。從本案案情看,首先,利富公司向法院提交了注冊國為日本國,注冊號為第0571612號、第2465858號《商標注冊證書》,Yamato公司、Kurabo公司分別出具的相關《情況說明》、《制作請求書》、《縫制規格書》,以及被訴侵權產品上使用的日文標示的產品吊牌、水洗標等。上述證據符合證據形式要求,鱷魚恤公司未對其真實性和合法性提出異議。二審期間,利富公司又補充提交了《委托加工合同》。這些證據相互印證,本院予以采信。根據上述證據,可以證實利富公司系接受國外商標權人委托和指示,在中國境內生產加工襯衫,并將國外商標權人的商標標識縫制在襯衫上,按照國外委托人的指示報關出口,不在中國境內銷售。其次,利富公司并非商標許可合同的被許可人。由于涉案襯衫全部出口,涉案襯衫在何地銷售、如何銷售均由委托人Yamato公司控制,被訴侵權商標的實際使用人系Yamato公司。綜上,本院認為,利富公司根據日本國注冊商標權人Yamato公司的委托,在國內生產使用該商標的產品,該產品全部銷往國外而不在中國境內銷售,屬于涉外定牌加工行為。

二、關于被訴侵權商標與鱷魚恤公司請求保護的注冊商標是否近似、利富公司是否侵害鱷魚恤公司注冊商標專用權的問題

本院認為,商標的基本功能是區分商品或服務來源,侵害商標權的本質就是對商標識別功能的損害,使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。根據《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款的相關規定,認定被訴侵權商標與請求保護的注冊商標是否構成近似商標,不僅要根據文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色等要素對其近似性進行判斷,還要根據案件的具體情況,綜合考慮是否易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與注冊商標的商品有特定的聯系。人民法院在判斷是否構成未經商標注冊人許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的侵權行為時,除在同一種商品上使用相同商標的情形外,對其他情形均需要考慮混淆因素。因此,侵害注冊商標專用權意義上的商標近似應當是指混淆性近似,即足以造成市場混淆的近似。

值得注意的是,利富公司在本案中的行為屬于涉外定牌加工行為。關于涉外定牌加工行為是否構成侵權的問題,目前我國法律及司法解釋并無明確規定。本院認為,在司法實踐中不宜將涉外定牌加工行為一概認定為侵權或不侵權,而應區別案件的具體情況予以處理。就本案而言,首先,鱷魚恤公司主張保護的“CROCODILE”注冊商標,與被訴侵權商標“Crocodile”英文加鱷魚圖形組成的組合商標并不相同。利富公司在接受委托加工時,審查了委托人Yamato公司在日本國的商標注冊證書,在判斷該商標是否會構成侵權時,即使對相關商標的注冊情況予以檢索,也不易判斷該商標是否對鱷魚恤公司“CROCODILE”注冊商標構成侵權。因此,利富公司在履行必要注意義務后,按照訂單進行加工,并無侵害鱷魚恤公司注冊商標的故意。其次,利富公司在產品上標注被訴侵權商標的行為,形式上雖由加工方實施,但實質上是基于有權使用被訴侵權商標的日本Yamato公司的明確委托,而且受委托定牌加工出口的產品全部銷往日本國。因此,被訴侵權商標只能在日本國市場發揮其區別商品來源的功能,日本國消費者可以通過該商標區分商品來源為Yamato公司。涉案產品并未在中國國內市場實際銷售,涉案產品的被訴侵權商標并未在中國國內市場發揮識別商品來源的功能,中國國內相關公眾不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的客觀基礎,鱷魚恤公司的中國市場份額也不會因此被不正當擠占,其注冊商標的商標識別功能并未受到損害。綜上,本院綜合考慮被訴侵權人的主觀意圖、注冊商標與被訴侵權商標使用狀況等相關因素后認為,被訴侵權商標與鱷魚恤公司注冊商標不足以造成相關公眾的混淆、誤認,不構成侵害注冊商標專用權意義上的商標近似。利富公司的涉外定牌加工行為沒有侵害鱷魚恤公司的注冊商標專用權。原審判決認定利富公司侵權,不符合商標法保護注冊商標專用權的立法意圖,屬于適用法律錯誤,本院予以糾正。利富公司主張其在定牌加工出口過程中,在產品上標注被訴侵權商標行為不構成對鱷魚恤公司商標侵權,理據充分,本院予以支持。

綜上所述,利富公司的上訴理由成立,本院予以支持。原審判決認定事實清楚,但適用法律錯誤,本院予以糾正。依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第二條第二款之規定,判決如下:

一、撤銷廣東省珠海市中級人民法院(2011)珠中法知民初字第1號民事判決;

二、駁回鱷魚恤有限公司的全部訴訟請求。

本案一審案件受理費8800元、二審案件受理費5800元,共計14600元,均由鱷魚恤有限公司負擔。本院預收的二審案件受理費5800元,由本院退回給臺山利富服裝有限公司。鱷魚恤有限公司應于本判決送達之日起七日內向本院交納二審案件受理費5800元。如逾期不交,本院將予以強制執行。

本判決為終審判決。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       岳利浩

代理審判員   張澤吾

代理審判員     

 

 

 

 

                          二○一一年十二月十六日

 

本件與原本核對無異

       何嘉祺

 

 

 

 

 

 

附圖一:鱷魚恤公司注冊商標

 

CROCODILE

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